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Límites al derecho de marcas – jurisprudencia del TJUE

La última sesión del Foro IP & IT, a cargo de Carles Prat, se centró principalmente en el análisis de los límites al derecho de marca a partir de los criterios jurisprudenciales del TJUE, cuestión que entronca claramente con el análisis económico de los derechos de propiedad industrial.

La gran aportación de las últimas resoluciones dictadas por el TJUE tiene que ver con el análisis de los presupuestos contemplados en los artículos 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (la “Ley de Marcas”) y 5 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988 (la “Directiva de Marcas”). Así, la jurisprudencia viene reconociendo que aunque el texto estricto de estos preceptos señala que constituye un uso prohibido el uso sin consentimiento del titular en el tráfico económico para productos o servicios, deben añadirse dos últimos requisitos para delimitar el ius prohibendi de la marca: el “uso por sí mismo” y el “menoscabo de las funciones de la marca“.

El requisito del “uso por sí mismo” ha sido desarrollado principalmente a raíz de la sentencia Google France, donde el TJUE concluyó que Google no estaba haciendo un uso para sí mismo. En otras palabras, se consideró que facilitar el uso a un tercero, crear las condiciones técnicas para el uso, no debe considerarse “uso” a efectos de la Directiva.

En cuanto al “menoscabo de las funciones de la marca“, aunque no esté expresamente previsto a nivel normativo, la jurisprudencia ha concluido que solamente un uso que, cumpliendo con los demás requisitos del artículo 5 de la Directiva de Marcas, menoscabe las funciones de la marca, será un uso prohibido.

Así, a pesar de que el Considerando 11 de la Directiva de Marcas dispone que en los casos de doble identidad la protección que confiere la ley es absoluta, el TJUE establece que en cada caso habrá que examinar si existe o no afectación de las funciones esenciales de la marca. Tal y como se apuntó durante la sesión, esta consideración vendría a compensar la amplitud con que se han interpretado los requisitos “uso en el tráfico económico” y “uso para productos o servicios“. A modo de ejemplo, podemos identificar una aplicación de esta doctrina en las sentencias Hölterhoff y Adam Opel (donde se concluyó la no infracción) y Arsenal.

La culminación de la “doctrina de las funciones“, no obstante, ha tenido lugar con la sentencia Interflora, donde el TJUE analizó minuciosamente la afectación de la función indicadora del origen, así como de la función de publicidad y de inversión.

En cuanto a las limitaciones al derecho de marca, recogidas en el artículo 6 de la Directiva de Marcas (y 37.1 de la Ley de Marcas), durante la sesión se destacó la tercera sentencia Adidas (sobre las indicaciones descriptivas y la interpretación de la doctrina alemana del “imperativo de disponibilidad“), así como la sentencia Gillette (sobre la interpretación de “necesidad“). Finalmente, se hizo una breve referencia a la publicidad comparativa, supuesto que no se encuentra ni en la Ley de Marcas ni en la Directiva, pero en relación con el cual se han dictado una serie de sentencias del TJUE donde se ampara el uso de una marca ajena aunque a priori encaje en los requisitos del artículo 5 de la Directiva de Marcas, en casos en que esté amparado por la Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre de 2006, sobre Publicidad Engañosa y Publicidad Comparativa.

Incluimos a continuación links a otras sentencias citadas durante la sesión:

Asunto C-63/97 (“BMW”)

Asunto C-17/06 (“Céline”)

Asunto C-23/01 (“Robelco”)

Asunto C-62/08 (“UDV”)

Asunto C-119/10 (“Red Bull”)

Asunto C-533/06 (“O2″)

Ana Benetó Santa Cruz

Abogada de Clifford Chance

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DNS 3.0: nuevos dominios, ¿nuevos problemas?

En la tercera sesión del Foro IP & IT, Amadeu Abril i Abril y Albert Agustinoy analizaron el nuevo sistema de nombres de dominio hacia el que nos encaminamos (DNS 3.0) y las implicaciones que este sistema tendrá sobre el derecho de marcas.

La evolución prevista por ICANN implica pasar del sistema actual, en el que existen menos de 300 TLDs, a un sistema en el que existirán miles de nuevos gTLDs (generic top-level domains); entre otros, dominios con caracteres no latinos (IDNs) o incluso dominios con un único titular y usuario (Single Registrant / Single User TLDs).

Uno de los factores principales que se esgrimen en contra de esta ampliación del sistema es el hecho de que para los titulares de derechos de marca, sobre todo para quienes cuenten con una cartera importante, será mucho más complejo supervisar qué ocurre con las marcas para asegurar su protección, con el incremento de costes que ello implica.

Por otra parte, existen todavía nuevos usos que pueden hacerse del sistema de nombres de dominio, así como comunidades que no están representadas con el sistema actual; sirva como ejemplo la aparición en su momento del dominio “.cat” o, como ya hemos indicado, muchos nuevos gTLDs en caracteres no latinos, como 公益 (gōng yì: “interés público” en chino simplificado). En otras palabras, no podemos concluir que el único crecimiento previsible de los dominios sea para registros defensivos (que también): existen otras utilidades para las que puede servir esta expansión, como el “.isbn” (para permitir el fácil acceso a la correspondiente base de datos de publicaciones), por poner solo un ejemplo.

En cualquier caso, a nadie escapa que esta evolución generará nuevas perspectivas sobre cuestiones como, entre otras, el significado de conceptos como “confusamente similar“, “globalidad de uso“, o “supervisión” del funcionamiento de un dominio.

Así, se abren una serie de campos que requieren, como mínimo, el establecimiento de infraestructuras legales que aseguren la existencia de sistemas eficientes de resolución extrajudicial de disputas y que, por tanto, vayan más allá de la actual UDRP.

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un número importante de denominaciones susceptibles de utilizarse como gTLDs, lo cual implica una nueva potencialidad de conflictos. Durante la sesión se proporcionó el dato de la relación aproximada entre el número de nombres de dominio registrados (unos 160 millones) y el volumen de conflictos (a nivel de UDRP en los últimos once años, entre 8.000 y 9.000 casos), lo cual puede servir tanto para dimensionar el problema como para constatar el éxito que supone establecer este tipo de mecanismos de resolución de conflictos para, en principio, disuadir del uso abusivo del sistema de nombres de dominio.

Entre los nuevos sistemas de resolución de conflictos previstos, como complemento a la UDRP encontramos el URS (Uniform Rapid Suspension System), un sistema extrajudicial de reacción “rápida” para desactivar aquellos dominios que infrinjan de mala fe los derechos de marca ajenos.

Como novedad relevante, este sistema no implicará la transferencia del dominio al demandante, sino el bloqueo del dominio infractor. Esta es precisamente la gran ventaja que presenta el URS, por la eficiencia que en teoría comporta.

Ahora bien, también es cierto que el URS no ofrece solución más allá de la expiración del dominio, porque en principio el bloqueo tendrá lugar únicamente mientras el dominio continúe vigente, al margen de que se ofrezca al titular de la marca que haya instado el correspondiente procedimiento una prórroga de un año.

Por otra parte, un “escudo” que se pretende crear para disminuir el riesgo de infracciones de derechos marcarios es el Trademark Clearinghouse, una base de datos centralizada donde los titulares de marcas (denominativas y mixtas) podrán inscribir las mismas, que será de obligada consulta – únicamente en la fase de lanzamiento inicial o sunrise period – para cualquier nuevo titular de un gTLD, para impedir registros de dominios incompatibles con las marcas inscritas en el sistema.

Ahora bien, tal y como se puntualizó durante el turno de preguntas, esto no quiere decir que, más allá de la fase de lanzamiento inicial, el propio sistema vaya a hacer un screening para determinar si una nueva solicitud de gTLD coincide con una marca incluida en el Clearinghouse.

Así, tal y como se ha indicado con anterioridad, de momento no está contemplado el establecimiento de un Clearinghouse permanente, lo cual podría resultar necesario teniendo en cuenta el potencial crecimiento del número de gTLDs, que implica una carga significativa de seguimiento de las marcas.

Otra cuestión importante a considerar es el tipo de requisitos para acceder al Clearinghouse, teniendo en cuenta que las marcas pertenecientes a jurisdicciones donde no existe el extensive evaluation deberán realizar la evaluación para poder acceder a la base de datos, lo cual abre otro campo de discusión sobre las consecuencias que esto pueda tener en cuanto a costes o protección.

La conclusión, en cualquier caso, es clara: habrá novedades. Novedades que cambiarán tanto el entorno tecnológico del sistema de los nombres de dominio como el sistema legal vinculado a la protección de marcas en este ámbito.

Ana Benetó Santa Cruz

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