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Límites al derecho de marcas – jurisprudencia del TJUE

La última sesión del Foro IP & IT, a cargo de Carles Prat, se centró principalmente en el análisis de los límites al derecho de marca a partir de los criterios jurisprudenciales del TJUE, cuestión que entronca claramente con el análisis económico de los derechos de propiedad industrial.

La gran aportación de las últimas resoluciones dictadas por el TJUE tiene que ver con el análisis de los presupuestos contemplados en los artículos 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (la “Ley de Marcas”) y 5 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988 (la “Directiva de Marcas”). Así, la jurisprudencia viene reconociendo que aunque el texto estricto de estos preceptos señala que constituye un uso prohibido el uso sin consentimiento del titular en el tráfico económico para productos o servicios, deben añadirse dos últimos requisitos para delimitar el ius prohibendi de la marca: el “uso por sí mismo” y el “menoscabo de las funciones de la marca“.

El requisito del “uso por sí mismo” ha sido desarrollado principalmente a raíz de la sentencia Google France, donde el TJUE concluyó que Google no estaba haciendo un uso para sí mismo. En otras palabras, se consideró que facilitar el uso a un tercero, crear las condiciones técnicas para el uso, no debe considerarse “uso” a efectos de la Directiva.

En cuanto al “menoscabo de las funciones de la marca“, aunque no esté expresamente previsto a nivel normativo, la jurisprudencia ha concluido que solamente un uso que, cumpliendo con los demás requisitos del artículo 5 de la Directiva de Marcas, menoscabe las funciones de la marca, será un uso prohibido.

Así, a pesar de que el Considerando 11 de la Directiva de Marcas dispone que en los casos de doble identidad la protección que confiere la ley es absoluta, el TJUE establece que en cada caso habrá que examinar si existe o no afectación de las funciones esenciales de la marca. Tal y como se apuntó durante la sesión, esta consideración vendría a compensar la amplitud con que se han interpretado los requisitos “uso en el tráfico económico” y “uso para productos o servicios“. A modo de ejemplo, podemos identificar una aplicación de esta doctrina en las sentencias Hölterhoff y Adam Opel (donde se concluyó la no infracción) y Arsenal.

La culminación de la “doctrina de las funciones“, no obstante, ha tenido lugar con la sentencia Interflora, donde el TJUE analizó minuciosamente la afectación de la función indicadora del origen, así como de la función de publicidad y de inversión.

En cuanto a las limitaciones al derecho de marca, recogidas en el artículo 6 de la Directiva de Marcas (y 37.1 de la Ley de Marcas), durante la sesión se destacó la tercera sentencia Adidas (sobre las indicaciones descriptivas y la interpretación de la doctrina alemana del “imperativo de disponibilidad“), así como la sentencia Gillette (sobre la interpretación de “necesidad“). Finalmente, se hizo una breve referencia a la publicidad comparativa, supuesto que no se encuentra ni en la Ley de Marcas ni en la Directiva, pero en relación con el cual se han dictado una serie de sentencias del TJUE donde se ampara el uso de una marca ajena aunque a priori encaje en los requisitos del artículo 5 de la Directiva de Marcas, en casos en que esté amparado por la Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre de 2006, sobre Publicidad Engañosa y Publicidad Comparativa.

Incluimos a continuación links a otras sentencias citadas durante la sesión:

Asunto C-63/97 (“BMW”)

Asunto C-17/06 (“Céline”)

Asunto C-23/01 (“Robelco”)

Asunto C-62/08 (“UDV”)

Asunto C-119/10 (“Red Bull”)

Asunto C-533/06 (“O2″)

Ana Benetó Santa Cruz

Abogada de Clifford Chance

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