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Empieza la cuarta edición del Foro IP & IT: cloud computing

La cuarta edición del Foro IP & IT comenzó con una sesión a cargo de Ramón Miralles sobre el cloud computing, analizado tanto desde la perspectiva de las ventajas que presenta como de los riesgos que comporta.

En el núcleo del cloud computing se encuentra la idea de contrarrestar dos inconvenientes tradicionalmente percibidos por el usuario de tecnologías de la información: complejidad y coste. Así, el cloud computing presenta indudables ventajas asociadas, esencialmente, a la eficiencia económica y a la simplificación de uso.

NIST (National Institute of Standards and Technology, perteneciente al Departamento de Comercio de Estados Unidos) lo define en torno a cinco características esenciales, las tres primeras más asociadas al factor “complejidad” y las dos últimas predominantemente al factor “coste”: (1) on-demand self-service, básicamente, el poder tomar recursos de procesamiento de la información como un autoservicio, y de manera absolutamente autónoma; (2) rapid elasticity, que se traduce en la apariencia para el usuario de tener a su disposición recursos ilimitados; (3) broad network access, o el acceso a los servicios desde cualquier red y desde diferentes tipos de dispositivos; (4) resource pooling, entendido como la posibilidad de compartir recursos con terceros; y (5) measured service, o la posibilidad de medir y controlar el consumo que en cada momento se haga del servicio.

Sin embargo, tal como se subrayó durante la sesión, la decisión de incorporarse o no a “la nube” debe realizarse desde distintas aproximaciones, teniendo en cuenta no solo las ventajas que presenta sino también los riesgos o incertidumbres que actualmente comporta. Al margen de los múltiples aspectos a analizar para tomar esta decisión (por ejemplo, los costes o la gestión de la seguridad de la información, entre muchos otros), es importante no perder de vista que el hecho de trasladar servicios y datos a la nube tiene un efecto directo, la pérdida de control, manifestada en múltiples vertientes: tanto sobre los datos como sobre los procesos de tecnologías de la información y la disponibilidad de los sistemas. También sobre la seguridad de los datos, sistemas y aplicaciones, así como sobre la capacidad contractual; nos encontramos en un contexto en el que, salvo contadas excepciones, no va a ser posible negociar los términos y condiciones de los contratos (cuestión que, precisamente, ocupó la mayor parte del debate generado tras la presentación).     

Al hilo de este factor de pérdida de control, durante la sesión se abordaron concretamente los riesgos derivados del tratamiento de datos de carácter personal en la nube. A la hora de delimitar lo que un cliente de cloud computing debe tener en cuenta a la hora de valorar la relación contractual con el proveedor de estos servicios, es necesario considerar que al contratar servicios de cloud computing el cliente continuará siendo el responsable de los datos y el proveedor asumirá el rol del encargado del tratamiento.  Ello implica que va a ser necesario extremar la diligencia a la hora de formalizar este tipo de contratos entre proveedor y cliente.

Por una parte, el ponente destacó que ni cliente ni proveedor van a poder decidir cuál es la legislación aplicable en materia de protección de datos, que será la del establecimiento del responsable del tratamiento (en este caso, el cliente de cloud computing). Asimismo, la competencia de las autoridades de control en materia de protección de datos será la que determine la legislación aplicable.

En segundo lugar, la relación entre responsable y encargado de tratamiento deberá formalizarse contractualmente, contrato para el cual la legislación prevé unos contenidos mínimos (artículo 12 LOPD).

Debe tenerse en cuenta que el responsable del tratamiento mantendrá la obligación legal de custodiar los datos personales, con independencia de que estos sean tratados por un tercero. En otras palabras, estará obligado a velar – de manera activa – por que el encargado del tratamiento cumpla con la normativa. En materia de seguridad de la información el cliente tendrá que poder verificar que el proveedor cumple con los aspectos relacionados con las medidas de seguridad, lo cual implica que el propio contrato deberá especificar qué nivel y medidas de seguridad debe adoptar el proveedor de servicios cloud. Junto a ello, es muy aconsejable establecer cláusulas de penalizaciones o salvaguardas en casos de incumplimiento.

Un elemento crítico a tener en cuenta, por otra parte, es que el cliente debe conocer todas las ubicaciones geográficas en las que se vaya a procesar y tratar la información que ha comunicado al proveedor. Evidentemente, en la práctica esta cuestión puede generar importantes dificultades, considerando que, precisamente, una de las características de los servicios cloud es que los datos se van moviendo o reubicando en los lugares que más convenga al proveedor por motivos de eficiencia (fundamentalmente, económica). Sin embargo, para el cliente será necesario conocer estas ubicaciones porque tendrá una serie de obligaciones vinculadas al concepto de transferencias internacionales de datos, que pueden comportar una gestión complicada cuando nos encontremos ante tratamientos de datos en países que ni forman parte del Espacio Económico Europeo, ni cuentan con una declaración de nivel adecuado de protección de acuerdo con la Comisión Europea, ni son parte de acuerdos “Safe Harbor”.

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de formalizar contratos entre proveedor y cliente, desde el punto de vista de protección de datos, serán las posibles sub-contrataciones del servicio, o las devoluciones de datos una vez la relación contractual finalice.

En la práctica, existen ejemplos de decisiones e informes tanto de Autoridades en materia de Protección de Datos como del Grupo de Trabajo del artículo 29 que apuntan a que los contratos tipo que proponen muchos proveedores de cloud computing pueden no ser adecuados para formalizar un encargo de tratamiento en el contexto de la normativa de protección de datos de carácter personal. La recomendación expuesta durante la sesión desde el punto de vista del cliente de cloud computing sería, por tanto, la de buscar en la medida de lo posible un proveedor de cloud con el que exista espacio para negociar las condiciones del servicio.

Documentos de interés:

 

Ana Benetó Santa Cruz

 

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Límites al derecho de marcas – jurisprudencia del TJUE

La última sesión del Foro IP & IT, a cargo de Carles Prat, se centró principalmente en el análisis de los límites al derecho de marca a partir de los criterios jurisprudenciales del TJUE, cuestión que entronca claramente con el análisis económico de los derechos de propiedad industrial.

La gran aportación de las últimas resoluciones dictadas por el TJUE tiene que ver con el análisis de los presupuestos contemplados en los artículos 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (la “Ley de Marcas”) y 5 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988 (la “Directiva de Marcas”). Así, la jurisprudencia viene reconociendo que aunque el texto estricto de estos preceptos señala que constituye un uso prohibido el uso sin consentimiento del titular en el tráfico económico para productos o servicios, deben añadirse dos últimos requisitos para delimitar el ius prohibendi de la marca: el “uso por sí mismo” y el “menoscabo de las funciones de la marca“.

El requisito del “uso por sí mismo” ha sido desarrollado principalmente a raíz de la sentencia Google France, donde el TJUE concluyó que Google no estaba haciendo un uso para sí mismo. En otras palabras, se consideró que facilitar el uso a un tercero, crear las condiciones técnicas para el uso, no debe considerarse “uso” a efectos de la Directiva.

En cuanto al “menoscabo de las funciones de la marca“, aunque no esté expresamente previsto a nivel normativo, la jurisprudencia ha concluido que solamente un uso que, cumpliendo con los demás requisitos del artículo 5 de la Directiva de Marcas, menoscabe las funciones de la marca, será un uso prohibido.

Así, a pesar de que el Considerando 11 de la Directiva de Marcas dispone que en los casos de doble identidad la protección que confiere la ley es absoluta, el TJUE establece que en cada caso habrá que examinar si existe o no afectación de las funciones esenciales de la marca. Tal y como se apuntó durante la sesión, esta consideración vendría a compensar la amplitud con que se han interpretado los requisitos “uso en el tráfico económico” y “uso para productos o servicios“. A modo de ejemplo, podemos identificar una aplicación de esta doctrina en las sentencias Hölterhoff y Adam Opel (donde se concluyó la no infracción) y Arsenal.

La culminación de la “doctrina de las funciones“, no obstante, ha tenido lugar con la sentencia Interflora, donde el TJUE analizó minuciosamente la afectación de la función indicadora del origen, así como de la función de publicidad y de inversión.

En cuanto a las limitaciones al derecho de marca, recogidas en el artículo 6 de la Directiva de Marcas (y 37.1 de la Ley de Marcas), durante la sesión se destacó la tercera sentencia Adidas (sobre las indicaciones descriptivas y la interpretación de la doctrina alemana del “imperativo de disponibilidad“), así como la sentencia Gillette (sobre la interpretación de “necesidad“). Finalmente, se hizo una breve referencia a la publicidad comparativa, supuesto que no se encuentra ni en la Ley de Marcas ni en la Directiva, pero en relación con el cual se han dictado una serie de sentencias del TJUE donde se ampara el uso de una marca ajena aunque a priori encaje en los requisitos del artículo 5 de la Directiva de Marcas, en casos en que esté amparado por la Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre de 2006, sobre Publicidad Engañosa y Publicidad Comparativa.

Incluimos a continuación links a otras sentencias citadas durante la sesión:

Asunto C-63/97 (“BMW”)

Asunto C-17/06 (“Céline”)

Asunto C-23/01 (“Robelco”)

Asunto C-62/08 (“UDV”)

Asunto C-119/10 (“Red Bull”)

Asunto C-533/06 (“O2″)

Ana Benetó Santa Cruz

Abogada de Clifford Chance

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Incertidumbre en torno a la regulación de los contratos de distribución

El 2 de marzo, último día para que el Gobierno comunicara en el Congreso la admisión a trámite de la Proposición de Ley reguladora de los Contratos de Distribución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 13 de diciembre de 2011, el Ministro de Industria, Energía y Turismo anunció que el Gobierno no sacará adelante dicha ley.

A pesar de no contar con datos para los dos últimos años, según la información que maneja el INE la “distribución” en sentido amplio contribuye al PIB español en un 27%, supone más de 250.000 millones de euros y da empleo a más de tres millones de personas de forma directa. Asimismo, el tejido empresarial vinculado a la distribución se compone de aproximadamente 900.000 entidades.

En la última sesión del Foro IP & IT, Javier Fontcuberta abordó, precisamente, el tema de los contratos de distribución, cuestión que se encuentra en una verdadera encrucijada en cuanto a su regulación jurídica. La presentación se centró sobre todo en algunos puntos conflictivos de estos contratos como la indemnización por clientela.

Por una parte, al analizar los últimos veinte años de jurisprudencia del Tribunal Supremo podemos concluir que, a grandes rasgos, se ha evolucionado desde un escenario inicial en el que claramente la jurisprudencia era proclive a otorgar esta compensación (basándose en distintas tesis, como la analogía iuris, la analogía legis, el artículo 1.258 CC o las remuneraciones post-contractuales, entre otras) hasta un escenario en el que: (1) el reconocimiento de la compensación por clientela es claramente más restrictivo, debiendo el distribuidor acreditar la generación de la clientela, el hecho de que la misma vaya a seguir generando efectos positivos para el principal y que sea equitativamente procedente; y (2) en casos en los que exista un pacto contractual de exclusión de la compensación por clientela existe la seguridad de que el principal no tendrá que otorgarla.

En cuanto al contexto legislativo, en los últimos meses nos hemos encontrado ante una disyuntiva representada, por una parte, por la previsión incluida en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 12/1992 y, por otra, por la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en diciembre de 2011.

La previsión incluida en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 12/1992, en la que se establece un régimen jurídico aplicable a la distribución de vehículos automóviles, es fruto de una iniciativa popular impulsada por FACONAUTO en el año 2007. Esta norma se suspendió a mediados de 2011, suspenso sujeto a dos condiciones: (1) la adopción de un acuerdo sectorial entre los fabricantes de vehículos automóviles y los distribuidores, y (2) la presentación de una propuesta de ley en un plazo máximo de 6 meses.

La propuesta de ley fue presentada por el anterior gobierno, aunque debido a la disolución de las Cortes no se completó su tramitación parlamentaria. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2011 el Grupo Parlamentario Socialista presentó exactamente la misma propuesta legislativa, publicada el 27 de diciembre siguiente en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados.

Por lo que se refiere a la compensación por clientela, esta proposición de ley establece su carácter excepcional y, en consecuencia, su procedencia únicamente en aquellos supuestos en que exista un aumento sustancial de los clientes efectuado por parte del distribuidor, pueda acreditarse por parte del distribuidor que el principal va a poder seguir beneficiándose de la cartera de clientes que se ha aumentado y resulte equitativamente procedente (vinculando este último requisito con la existencia de un pacto de no competencia post-contractual).

Ante esta situación, el nuevo gobierno se ha encontrado con varias opciones: no admitir a trámite esta proposición de ley, presentar un nuevo texto, admitir la proposición a trámite y que se avance en la tramitación parlamentaria de la norma o, incluso, desactivar la suspensión sobre la norma contenida en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 12/1992. En vista del anuncio realizado por el Ministro de Industria, Energía y Turismo el pasado 2 de marzo, parece que el Gobierno, de momento, se ha decantado por la primera de ellas.

Nos encontramos de nuevo, por tanto, ante una situación de incertidumbre en cuanto a la regulación de este tipo de contratos. Las reacciones, principalmente desde el sector del automóvil y en la línea de insistir en la necesidad de contar con una regulación para los contratos de distribución, no se han hecho esperar. Como bien se subrayó durante la sesión, la cuestión no es baladí, teniendo en cuenta los datos manejados por el INE a los que nos hemos referido.

Ana Benetó Santa Cruz

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Foro IP & IT – patentes de células madre

En la última sesión del Foro IP & IT, Lídia Casas (Bioquímica y Técnico de Patentes del Centre de Patents de la Universitat de Barcelona) abordó el novedoso tema de la patentabilidad de las células madre, que plantea preguntas complejas desde múltiples perspectivas (éticas, legales, de salud pública, de configuración de incentivos a la innovación…).

Tras una introducción sobre conceptos técnicos básicos, la presentación se centró en la reciente sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2011 sobre células madre (“Caso Brüstle”). La patente objeto del procedimiento en el que se planteó la cuestión prejudicial se refiere a células madre neuronales, a sus procedimientos de obtención a partir de células madre embrionarias y a su utilización para fines terapéuticos.

La cuestión prejudicial planteada, básicamente, versa sobre la interpretación del artículo 6 c) de la Directiva 98/44/EC:

1. ¿Qué se entiende por “embrión humano” según el artículo 6 c)?” ¿Qué estadios de desarrollo están comprendidos? ¿Entra en el concepto de embrión las células madre obtenidas a partir de embriones en estadio de blastocisto? (embriones en este estadio son en la práctica los más utilizados para obtener las células )

2. ¿Qué se entiende por “uso de embriones humanos para aplicaciones industriales o comerciales”? ¿Incluye el uso para investigación científica?

3. Si la utilización de embriones humanos no está reivindicada pero es necesaria para llegar a la invención reivindicada (por ejemplo, se reivindica un producto cuya obtención exige la previa destrucción del embrión humano), ¿puede utilizarse una línea celular intermedia, o también está excluido de patentabilidad?

Con respecto a la primera cuestión, el Tribunal proporciona una definición en línea con la práctica de la EPO (establecida en decisiones como la G 2/06, Caso WARF, que también se analizó durante la sesión): el concepto “embrión humano” comprende todo óvulo humano fecundado, toda estructura apta para iniciar este proceso (aquí entraría el concepto de clonación) y todo óvulo no fecundado estimulado para dividirse mediante partenogénesis.

Ahora bien, según señaló la ponente, el Tribunal no responde a si el concepto de embrión entran las células madre obtenidas a partir de embriones en estadio de blastocisto, sino que lo deja a la determinación del Juez nacional, a la luz de los avances de la ciencia. Tal como se subrayó en la presentación, este es el punto crucial de la cuestión, en la medida en que el blastocisto es la principal fuente de células madre embrionarias pluripotentes.

Sobre este punto se planteó cierto debate en el turno de preguntas posterior a la presentación, con la pregunta de si lo que el Tribunal está dejando a la determinación del Juez nacional es la definición del “blastocisto” en sí mismo considerado, o más bien la cuestión de si las células que se extraigan a partir del blastocisto son aptas para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano, y por tanto están excluidas de patentabilidad.

Sobre la segunda cuestión prejudicial, el Tribunal establece que la exclusión de patentabilidad para fines industriales o comerciales establecida por el artículo 6.2 c) de la Directiva también alcanza a la utilización con fines de investigación científica, con las precisiones que realiza en los puntos 40 a 46 de la Sentencia, cuestión también en línea con la práctica de la EPO hasta el momento.

Respecto a la tercera cuestión, las células madre derivadas de líneas celulares intermedias, el Tribunal responde que la invención de que se trate estará excluida de patentabilidad si la información técnica objeto de la solicitud de patente requiere la destrucción previa de embriones humanos o su uso como materia prima, sea cual sea el estadio en el que estos se utilicen, y con independencia de que en la descripción no se mencione la utilización de embriones humanos.

La presentación terminó con una breve referencia a las normas sobre investigación en células madre, que no deben confundirse con las normas que regulan la patentabilidad. La legislación es muy distinta entre los Estados Miembros: por ejemplo, en España, Reino Unido y Suecia es bastante permisiva y permite la fecundación in vitro y la transferencia nuclear (la clonación para obtener líneas celulares). Por otra parte, en Estados como Italia o Alemania sólo se permite trabajar con líneas de células madre embrionarias humanas importadas.

En España el marco legal que regula la investigación con células madre está configurado, básicamente, por dos leyes: la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de técnicas de reproducción humana asistida y la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica. Es importante tener en cuenta que el ámbito objeto de investigación permitido por estas leyes es más amplio que el ámbito de patentabilidad establecido por la Ley de Patentes.

Ana Benetó Santa Cruz

En el debate se plantearon varias preguntas que recogemos aquí y que la ponente ha tenido la amabilidad de contestar a continuación detalladamente:

  • En un programa de fecundación, ¿qué se suele hacer en la práctica con los embriones sobrantes? ¿Qué posibilidades da la Ley 14/2006?

(Lídia Casas) La Ley 14/2006, Capítulo III Artículo 11 puntos 3 y 4 establece que:

3. Los preembriones sobrantes de la aplicación de las técnicas de fecundación in vitro que no sean transferidos a la mujer en un ciclo reproductivo podrán ser crioconservados en los bancos autorizados para ello. La crioconservación de los ovocitos, del tejido ovárico y de los preembriones sobrantes se podrá prolongar hasta el momento en que se considere por los responsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al centro correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos clínicamente adecuados para la práctica de la técnica de reproducción asistida.

4. Los diferentes destinos posibles que podrán darse a los preembriones crioconservados, así como, en los casos que proceda, al semen, ovocitos y tejido ovárico crioconservados, son:

(a) Su utilización por la propia mujer o su cónyuge.

(b) La donación con fines reproductivos.

(c) La donación con fines de investigación.

(d) El cese de su conservación sin otra utilización. En el caso de los preembriones y los ovocitos crioconservados, esta última opción sólo será aplicable una vez finalizado el plazo máximo de conservación establecido en esta Ley sin que se haya optado por alguno de los destinos mencionados en los apartados anteriores.

  • Las dudas que plantea la Sentencia del Caso Brüstle, ¿se refieren al blastocisto en sí mismo considerado, o a las células que se obtengan del blastocisto?

(Lídia Casas) Para profundizar en los puntos conflictivos de la decisión del TJUE, tuve la oportunidad de hablar con una experta en líneas de células madre embrionarias, la Dra. Begoña Aran, que me clarificó muchas dudas científico-técnicas. He podido llegar a las siguientes conclusiones que comparto aquí con vosotros. Evidentemente lo que sigue son opiniones personales a partir de la decisión del TJUE y del Case Law de la EPO:

¿Cómo se realiza técnicamente la derivación de líneas de células madre?

 Más del 90% de las líneas de células madre derivan de embriones en estadio de blastocisto. Las otras pueden derivar de estadios anteriores. En el blastocisto las células son pluripotentes. El blastocisto está formado por una estructura externa y una masa celular interna. La masa celular interna formará el feto. La capa de células externas muy delgada llamado trofoblasto nutre al blastocisto y formará la parte embrionaria de la placenta.

Para la derivación de una línea se extrae la masa celular interna. Normalmente se extrae TODA la masa celular. Por lo tanto implica la destrucción del embrión. Normalmente no se extraen unas cuantas células de la masa interna para derivar una línea celular (no habría destrucción del embrión). Esto se podría hacer pero con menos eficiencia que lo anterior.

Desde estadios anteriores del embrión también se pueden derivar líneas de células madre pero no es frecuente (poco eficiente). Estos estadios serían el de mórula (hasta 8 células) y estadios anteriores donde las células son todas iguales y totipotentes (en mórula también son totipotentes).

El estadio de mórula llega hasta unas 8 células. Estas células están en forma de células individuales (blastómeros). Cuando hay más de 8 células, estas compactan en una estructura para formar el blastocisto (ya no son blastómeros individuales) por lo que es complicado extraerlas en este estadio intermedio después de las 8 células y antes de pasar a blastocisto.

La derivación de líneas de células se hace a partir de embriones congelados. El estadio en el que se congela el embrión puede variar. Puede estar en estadio de blastocisto o en un estadio previo. Si están en un estadio previo, se cultiva hasta que está en estadio de blastocisto y de allí se deriva la línea celular.

Comentarios a los puntos de la decisión del TJUE donde se trata el “blastocisto”:

Punto 37. Por lo que se refiere a las células madre obtenidas a partir de un embrión humano en el estadio de blastocisto, corresponde al juez nacional determinar, a la luz de los avances de la ciencia, si son aptas para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano y si, por consiguiente, quedan incluidas en el concepto de «embrión humano» en el sentido y a los efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva.

Técnicamente, las células madre obtenidas a partir del blastocisto (la masa interna del blastocisto) NO son aptas para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano. Para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano se necesitaría de la estructura externa (trofoblasto) que origina la placenta; es decir, se necesitaría el blastocisto intacto entero.

Por lo tanto, “las células madre obtenidas a partir de un embrión humano en el estadio de blastocisto” (actualmente) NO “serían aptas para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano” y por consiguiente, NO quedarían “incluidas en el concepto de «embrión humano» en el sentido y a los efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva.”

Según lo anterior, estas células NO estarían excluidas de patentabilidad.

En relación a lo anterior, todavía me queda una duda: Independientemente de lo anterior, para obtener estas células a partir del blastocisto, tenemos que destruirlo. En esta situación, a la vista de la decisión G2/06 de la EPO, no serían patentables células madre si hay destrucción del embrión. Pero acabamos de decir que estas células derivadas del blastocisto no estarían incluidas dentro del concepto “embrión humano” del artículo 6.2(c). Por lo tanto estaríamos destruyendo algo que no es considerado un embrión. Si juntamos G2/06 y la decisión del TJUE estas células madre podrían ser patentables porque no hay destrucción del “embrión humano” tal y como entiende este concepto en el Art. 6.2(c) por el TJUE. Espero que decisiones posteriores clarifiquen este punto.

Punto 48. Esta cuestión se plantea con ocasión de un asunto relativo a la patentabilidad de una invención relativa a la producción de células progenitoras neuronales, que supone la utilización de células madre obtenidas a partir de un embrión humano en el estadio de blastocisto. Pues bien, de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia se desprende que la extracción de una célula madre de un embrión humano en el estadio de blastocisto implica la destrucción de dicho embrión.

Técnicamente esto no es cierto. “La extracción de una célula madre de un embrión humano en el estadio de blastocisto” NO tiene porque “implicar la destrucción de dicho embrión”.

Si el objetivo es derivar una línea de células madre como hemos comentado antes, normalmente sí se destruye el embrión porque se utiliza TODA la masa interna del blastocisto. Pero si el objetivo es extraer UNA (o varias, no todas) células madre de un blastocisto, no se destruye el embrión.

En el diagnóstico preimplantacional, el objetivo es analizar qué embrión no es portador de la enfermedad para implantarlo en la madre. Por lo tanto, el análisis se hace sobre cada embrión obtenido por fecundación in vitro. Para el análisis se extraen una o dos células del embrión (blastómeros) y naturalmente no se destruye el embrión porque si éste es no portador de la enfermedad será el que se implantará para formar un ser humano. Normalmente el diagnóstico se hace en un estadio previo al blastocisto en el que el embrión tiene de 6-8 células. En estadio de blastocisto normalmente no se hace este análisis.

 *

Finalmente, adjuntamos links a algunos documentos relevantes citados durante la sesión:

-                     Decisión de la EPO de 25 de noviembre de 2008 (Caso WARF): http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g060002ex1.pdf

-                     Sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0034:ES:HTML

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Primera sesión Foro IP & IT – la protección jurídica de los programas de ordenador

La primera sesión de la tercera edición del Foro IP & IT se dedicó a la protección jurídica de los programas de ordenador, con una ponencia a cargo de Marta Baylina.

La presentación se centró en tres cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE recientemente que versan sobre la protección de la interfaz gráfica de usuario, la protección de la funcionalidad del software y las licencias de software de segunda mano.

Hasta la fecha, el TJUE únicamente se ha pronunciado sobre la primera de ellas, en su Sentencia de 22 de diciembre de 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0393:ES:HTML). La cuestión planteada era si la interfaz gráfica de usuario puede considerarse una “forma de expresión” de un programa de ordenador, considerando que la Directiva de software (91/250) reserva la protección a “cualquier forma de expresión de un programa de ordenador”.

El TJUE señala que el concepto de “programa de ordenador” está integrado por el elemento textual (tanto el código fuente como el código objeto). Dicho esto, establece que cualquier forma de expresión de un programa de ordenador debe estar protegida si, y solo si, su reproducción diese lugar a la reproducción del programa (del código), cosa que no ocurre con la reproducción de la interfaz gráfica de usuario.

Por lo tanto, ante dos interfaces muy parecidas o, incluso, idénticas, no necesariamente existirá una infracción de los derechos de autor reconocidos sobre programa de ordenador. Así, el tribunal subraya la independencia entre el elemento textual y el elemento funcional.

El TJUE también establece que cuando la interfaz gráfica constituya una creación “original” podrá ser objeto de protección independiente, es decir, como obra distinta del propio programa de ordenador. En este caso, en un mismo producto comercial encontraríamos dos obras: el código (Título VII LPI) y la interfaz (Títulos I – V LPI).

Por otra parte, durante el debate se subrayó que otra alternativa a tener en cuenta para proteger la interfaz es el diseño industrial.

La segunda cuestión prejudicial tratada durante la sesión atañe a la protección de la funcionalidad. La pregunta planteada al TJUE (accesible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:346:0026:0028:ES:PDF) es, básicamente, si un programa de ordenador que replica las funciones de otro programa sin copia del código fuente (es decir, una mera copia de la funcionalidad) constituye una infracción de derechos de autor.

Si bien el TJUE todavía no ha dictado sentencia al respecto, en la ponencia se destacó que lo previsible es que concluya que la copia de la funcionalidad no constituye una infracción del derecho de autor, teniendo en cuenta que la Directiva de software deja claro que las ideas y principios – funcionalidad – no son objeto del derecho de autor. Además, esta es la línea seguida por el Tribunal en la sentencia sobre la interfaz gráfica (elemento que, al fin y al cabo, no es más que la cara de la funcionalidad).

Llegamos así a una pregunta clave: ¿cómo se protege entonces la funcionalidad? ¿Debe protegerse? Esta cuestión ocupó una parte importante del debate, donde se subrayó la necesidad de determinar – quizás mediante la creación de un derecho sui generis – cómo conciliar, por una parte, la divulgación de la innovación y, por otra, la protección a las industrias en las que se crean y desarrollan este tipo de productos.

Finalmente, la tercera de las cuestiones prejudiciales tratadas durante la sesión se refiere a las llamadas “licencias de software de segunda mano” (adquiridas a través de Internet). La cuestión ha sido planteada al TJUE por el Tribunal Supremo alemán (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:194:0008:0009:ES:PDF): ¿Se agota el derecho a distribuir una copia de un programa de ordenador cuando el adquirente la ha adquirido a través de internet?

La duda radica en el hecho de que el software en este caso se pone a disposición a través de Internet: ¿se ha producido un acto de distribución, o de comunicación pública? Si concluimos que es un acto de distribución, probablemente deberemos concluir que hay agotamiento, y viceversa si consideramos que estamos ante un acto de comunicación pública.

Respecto de las obras en general, lo cierto es que la Directiva sobre derechos de autor en la sociedad de la información (2001/29) aclaró que la puesta a disposición interactiva es un concreto acto de comunicación al público, excluyéndose, por tanto, el agotamiento.

Ahora la cuestión vuelve a plantearse, pero específicamente respecto del software. Por coherencia con el régimen general establecido para el resto de obras en la DDASI, en la presentación se destacó que es posible que el TJUE concluya que la puesta a disposición de software online también es un acto de comunicación pública y que, por lo tanto, no hay agotamiento. En cualquier caso, habrá que esperar a la Sentencia que dicte el TJUE para arrojar más luz sobre este asunto.

Ana Benetó Santa Cruz

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Foro IP & IT: última sesión edición 2010-2011 y calendario para la 3ª edición

La segunda edición del Foro IP & IT se despidió con una ponencia de Ramón Mullerat titulada “La responsabilidad social de la empresa y los derechos exclusivos“, en la que el ponente nos ofreció una visión sobre la responsabilidad social de la empresa (“RSE”) en el mundo de hoy, resumiéndola en nueve “titulares”:

  • La RSE es un movimiento en clara expansión;
  • Ampliación de sus objetivos desde la fórmula “people, planet, profit” de Elkington;
  • Relación entre publicación y responsabilidad – poco a poco se va imponiendo la obligación de presentar memorias anuales de RSE;
  • La RSE va más allá de la filantropía;
  • La responsabilidad es de todos, desde el presidente hasta el último empleado de la compañía, albergando a todos los stakeholders;
  • La RSE se lleva a cabo a través de los propios productos/servicios de la empresa;
  • Necesidad de partnership entre gobierno y empresas;
  • Creciente presencia de proyectos sectoriales;
  • Debate sobre el carácter voluntario/obligatorio de la RSE – el último episodio del mismo es la creación por parte de la ONU de un sistema de normas sobre la responsabilidad de las empresas multinacionales y otras empresas en materia de derechos humanos, que deben cumplir tanto las empresas como su “esfera de influencia“.

La sesión finalizó con algunas reflexiones en torno a la relación entre la RSE y los derechos de exclusiva, centrándose en la tensión objeto de intenso debate entre los derechos inmateriales y los derechos humanos, que se materializa sobre todo en relación con los productos farmacéuticos, entre otros.

Algunos links de interés:

http://www.unglobalcompact.org/   

Debate entre William Easterly y Jeffrey Sachs:   http://williameasterly.org/   /    http://www.earth.columbia.edu/articles/view/1804   

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Por otra parte, ya está disponible el calendario para la tercera edición del Foro, que arrancará el 28 de septiembre:

Fecha Tema Ponente
28/09/11 Novedades y retos de la protección jurídica de los programas de ordenador Marta Baylina
23/11/11 Patente de células madre Lidia Casas
25/01/12 El nuevo marco regulador de la distribución Javier Fontcuberta
13/03/12 Límites al ius prohibendi – usos permitidos de las marcas Carles Prats
09/05/12 Prácticas agresivas Anxo Tato
04/07/12 Internet y los derechos fundamentales: el derecho al olvido Lorenzo Cotino

 

¡Hasta la próxima edición!

Ana Benetó Santa Cruz

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5ª sesión Foro IP & IT: la piratería, ¿podemos combatirla?

Aunque existen múltiples acepciones para el término “piratería”, en la última sesión del Foro IP & IT Carmenchu Buganza realizó una aproximación al concepto en su acepción de acceso no consentido a obras protegidas por derechos de IP, sin mediar ejemplares, analizando las resoluciones judiciales en España que se han pronunciado al respecto, tanto en la jurisdicción penal como en la civil, así como el marco legal existente y las iniciativas normativas más recientes.

Las resoluciones judiciales que se han pronunciado sobre la materia en España se centran generalmente en las webs de enlaces, el streaming y las redes peer to peer.

Por una parte, los casos más relevantes en que los tribunales penales han considerado que las webs de enlaces no infringen los  derechos de propiedad intelectual porque no se realizan actos de reproducción, comunicación pública o distribución son: todocaratulas.com, Sharemula, Indicedonkey, Tvmix, Spanishare e Indiceweb.

En todos ellos se constató que el elemento formal del delito (actos de reproducción o comunicación pública) no está presente.

En cuanto a las redes P2P, por la vía penal tampoco se ha obtenido ninguna sentencia condenatoria: pese a existir el elemento formal, resoluciones como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (aplicando los criterios de la importante Circular de la Fiscalía General 1/2006) han concluido que estos actos no son punibles al carecer del elemento subjetivo de ánimo de lucro.

Por otra parte, en la jurisdicción civil, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su Sentencia de 24 de febrero de 2011 (asunto elrincondejesus.com) también se ha pronunciado sobre las páginas web de enlaces y la práctica de compartir archivos.

Esencialmente, la Sentencia determina que con las descargas directas de archivos y el streaming se llevan a cabo actos de reproducción y de comunicación pública (por tanto, existe infracción). Por el contrario, en cuanto a la actuación de facilitar el enlace a páginas web de terceros no relacionados en las que se alojan contenidos infractores de derechos de IP, la Sentencia señala que aunque existe una contribución indirecta a la infracción de los derechos de propiedad intelectual, no se están llevando a cabo directamente esos actos. No obstante, la Sentencia se refiere también al artículo 138 de la LPI, señalando que habría podido ordenar como medida instrumental la cesación en esta actividad de proporcionar enlaces, siempre y cuando el demandante hubiera demandado a los infractores. En relación con este último apunte, en el debate se planteó cómo debería haberse articulado la demanda para conseguir esta aplicación del 138 de la LPI: ¿pesa sobre el demandante la carga de probar una infracción concreta de una determinada persona? Muy relacionada con esta cuestión está la posibilidad, recientemente introducida por la Ley Sinde, de poder solicitar de antemano los datos para identificar al infractor directo de los derechos de IP.

A continuación, se analizaron propuestas normativas recientes para combatir este tipo de actuaciones en diferentes Estados (por ejemplo, la Ley HADOPI y HADOPI II en Francia, la Ley de Economía Sostenible en España, la cuestión prejudicial pendiente ante el TJUE en el Asunto SCARLET v. SABAM en Bélgica, o el Acuerdo contra la falsificación y la piratería). La conclusión común que puede extraerse en relación con estas disposiciones es que, en general, resultan inaceptables para proteger los derechos de IP y que, además, en ocasiones olvidan el equilibrio que debe existir entre la protección de los creadores y el pleno respeto por los derechos fundamentales.

A modo de conclusión, la ponente se refirió al discurso pronunciado por el director general de la OMPI, Sr. Francis Gurry, sobre el futuro del derecho de autor (Sydney, 25 de febrero de 2011), en el que se identificaron tres principios sobre los que debe basarse el futuro de los derechos de autor:

  1.  La neutralidad ante la tecnología y los modelos operativos que han surgido para adaptarse a ella, recordando siempre que el derecho de autor no ha nacido para proteger determinados intereses ni determinadas tecnologías: “El derecho de autor debe ser un acicate para el dinamismo cultural, en lugar de salvaguardar intereses creados.
  2. La exhaustividad y coherencia en la respuesta normativa, teniendo en cuenta que la normativa es un primer elemento para proteger los derechos de autor, pero no el único: la infraestructura es un aspecto de la solución igual de importante (en este sentido, es clave la modernización de las entidades de gestión).
  3. La necesidad de llevar a cabo una “simplificación” de la normativa, dado que “corremos el riesgo de perder el apoyo del público si no logramos que este comprenda mejor el sistema“.

Además de estas tres ideas, tanto en la ponencia como en el debate se insistió en la importancia de que, sea cual sea el medio de protección por el que se opte para combatir la piratería, no se articulen sistemas que supongan un recorte o supresión de los derechos y libertades fundamentales. En este sentido, aunque con iniciativas normativas recientes se pueda estar pretendiendo otorgar al derecho de autor una categoría de derecho fundamental, no debemos olvidar que esta cuestión es un debate ya superado y que el derecho de autor no tiene tal categoría.

 Ana Benetó Santa Cruz

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“Priority review voucher”: incentivos para desarrollar medicamentos para enfermedades olvidadas

En la cuarta sesión del Foro IP & IT Alfonso Calles nos habló del llamado priority review voucher, un incentivo para el desarrollo de medicamentos destinados a enfermedades olvidadas de muy reciente aplicación en Estados Unidos que de momento no existe en Europa.

Para lanzar un medicamento innovador al mercado son necesarias inversiones muy significativas tanto en términos de dinero como de tiempo (se tardan como mínimo 10 años aproximadamente en lanzar un medicamento innovador al mercado), inversiones que tradicionalmente vienen compensándose con el derecho de exclusiva por 20 años que otorga la patente. Además, dadas las particularidades del sector farmacéutico (como el marco regulatorio existente), la vida efectiva del derecho de patente se ve efectivamente reducida, motivo por el cual desde hace años se vienen buscando mecanismos de compensación como los CCPs.

En determinadas situaciones, el incentivo que ofrece el sistema de patentes tal cual existe no resulta suficiente para fomentar la innovación en el sector farmacéutico: ocurre, por ejemplo, con las enfermedades huérfanas (que afectan a 1 paciente por menos de 2.000 habitantes en la UE) y con las enfermedades olvidadas (que afectan a más de 1.000 millones de pacientes desatendidos en países menos desarrollados que no podrían pagar el tratamiento).

Ya existen algunos incentivos para el desarrollo de medicamentos para estos tipos de enfermedades, pero no están resultando ser del todo efectivos, sobre todo con las enfermedades olvidadas. Además, presentan algunos inconvenientes como la falta de predictibilidad (en el caso de las subvenciones), o la litigiosidad (en el caso de la extensión de la duración de la patente, al retrasar la entrada de los genéricos).

Estos incentivos son de tipo push (suponen proporcionar fondos en las fases iniciales de desarrollo de un medicamento) y de tipo pull (incentivos basados en el mercado: suponen “premiar” los resultados de la investigación, con mecanismos como las extensiones de los derechos de patente).

El priority review voucher es un incentivo de tipo pull, aprobado en Estados Unidos a finales del año 2009, a raíz de un artículo publicado en el año 2006 en la revista Health Affairs por David Ridley, Henry Grabowski y Jeffrey Moe, profesores de la Universidad de Duke. Esencialmente, está destinado al lanzamiento de nuevos medicamentos para enfermedades olvidadas.

En Europa, de momento, no existe este incentivo, aunque el propio Alfonso Calles y el profesor David Ridley ya están investigando para analizar su posible implementación.

El mecanismo del priority review voucher se basa en los siguientes pasos:

1. Una entidad investigadora (por ejemplo, un laboratorio farmacéutico, individualmente o con otras entidades como universidades) desarrolla un medicamento para el tratamiento de una enfermedad olvidada.

2. Se registra en la FDA, en el caso de Estados Unidos - en Europa, se registraría en la Agencia Europea del Medicamento (“EMA”) – y se obtiene la autorización de comercialización.

3. Además, si la enfermedad olvidada a la que se destina el medicamento se incluye en la lista de enfermedades a las que se aplica este incentivo (por poner solo un ejemplo, la malaria), se concede a la entidad el priority review voucher.

4. La entidad investigadora puede vender a un tercero el voucher (lo cual, por otra parte, podría generar un círculo virtuoso de nueva investigación).

5. El comprador del voucher lo presenta ante la FDA (EMA), consiguiendo acelerar la fase burocrática de la concesión de una autorización de comercialización para un segundo medicamento. No se acelera, por el contrario, la fase de tests clínicos.

6. De aplicarse este sistema en Europa, el comprador del voucher podría también solicitar la fijación del precio de referencia en los distintos Estados Miembros para este segundo medicamento de forma acelerada.

Así, se consigue lanzar el segundo medicamento al mercado unos meses antes. Precisamente en este ahorro de tiempo reside el valor del incentivo: el laboratorio podrá obtener ventas antes y la exclusividad de la patente se prolongará considerablemente.

Ahora bien, la prolongación no es “a futuro” (como ocurre con otros incentivos como las extensiones pediátricas), sino que afecta a las “fases tempranas” de concesión de autorizaciones de comercialización y de fijación de precios de referencia, en su caso. De esta manera, nunca se pospone la caducidad prevista de la patente, por lo que no afecta al lanzamiento de genéricos.

De momento, como test case, en 2009 se concedió un voucher a Novartis en Estados Unidos, esencialmente para poder probar el sistema e identificar sus principales puntos conflictivos.

Actualmente, en el Congreso estadounidense se ha introducido un nuevo proyecto de ley con el objetivo de mejorar el sistema del incentivo.

Durante el debate posterior a la presentación de Alfonso Calles se identificaron varias cuestiones muy interesantes en relación con el voucher: una de las principales fue el hecho de si este incentivo verdaderamente puede garantizar la accesibilidad a los medicamentos que se aprueben para enfermedades olvidadas. 

Aunque esta cuestión tendrá que ser perfilada por el legislador, una posibilidad que se mencionó fue la de establecer la obligación de que un porcentaje del pago por obtener el voucher se transfiera a un fondo que pueda ser administrado por un tercero (fundaciones, ONGs, etc.) para asegurar la distribución del medicamento.

En cualquier caso, se adopte el mecanismo que se adopte, es muy importante no perder de vista que un incentivo como el voucher no solo debe ayudar al desarrollo de la innovación, sino que también debe garantizar la accesibilidad.

Ana Benetó Santa Cruz

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Los polémicos límites jurídicos a las descargas

La llamada Ley Sinde introduce novedades legislativas dentro de ese mosaico normativo que es la Ley de Economía Sostenible, publicada en el BOE del pasado sábado 5 de marzo. A pesar de las dimisiones y de las polémicas, la Ley Sinde ha tenido un consenso parlamentario de cerca del 90% y eso que en diciembre fue rechazada por el Congreso. Es notable tan alto nivel de acuerdo en esta Ley, en una época de pocos pactos entre el gobierno y la oposición.

La Asociación de Internautas ha dicho que la oligarquía de la cultura puede ahora decidir sobre la libertad de expresión. Son palabras mayores porque esa libertad forma parte de un derecho fundamental protegido por la Constitución. Intentaremos pues describir la situación creada por esta norma, tratando de evitar posicionamientos ideológicos.

Parece que una cosa es compartir música y películas con personas cercanas y otra, muy distinta, es que esos contenidos protegibles sean abiertos y gratuitos para cualquier interesado que los quiera visualizar o incluso descargarse a su ordenador y que, además, que quien los pone a su disposición tenga algún tipo de provecho económico. El aspecto más polémico de la nueva norma es que habilita la posibilidad legal de cerrar webs o portales de Internet y la de retirar sus contenidos. Deben darse determinadas circunstancias para que se adopte tan drástica medida. Una, muy importante, es que se exige una previa denuncia por la persona titular de un derecho de propiedad intelectual que se estime vulnerado. También vale la pena destacar que la ley requiere que, para que puedan adoptarse dichas medidas, sea necesario acreditar que el responsable de la web actúe “directa o indirectamente” con ánimo de lucro o haya causado “o sea susceptible de causar” daño patrimonial.

La ley también establece que el denunciado debe ser previamente requerido para que en un par de días cese en su comportamiento o, en su caso, para que se defienda y proponga pruebas, si lo estima necesario. Aportadas las pruebas y presentadas las conclusiones por las partes, en otro brevísimo plazo, (tres días), la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo especializado en la materia, adoptará su decisión. Si comporta el cierre del portal o la supresión de contenidos, dicha decisión deberá ser previamente autorizada por un Juez de lo Contencioso-administrativo. Esta autorización judicial se producirá después de celebrarse una comparecencia de todas las partes implicadas, es decir, de los titulares de los derechos y libertades afectados, de la Administración y del Ministerio Fiscal. La obligación que se impone al Juez no es nada fácil de cumplir porque tendrá que decidir, teóricamente en 24 horas, si procede cerrar el portal, o dar la orden de que se retiren los contenidos, lo que, evidentemente, sólo acordará si considera que efectivamente no se vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión. A nuestro juicio, se trata de un error pensar que la intervención judicial, confirmatoria de la decisión de la Comisión, será prácticamente automática.

Nos encontramos ante un procedimiento nuevo para los titulares de derechos de autor que pretende ser rápido en la salvaguarda de tales derechos y que no elimina los otros ya regulados en vía civil, penal o contencioso-administrativa. La idea es que la Administración, con el auxilio judicial imprescindible, pueda intervenir rápidamente en casos de vulneraciones a los derechos tutelados por la legislación sobre propiedad intelectual. La Ley le recuerda a la Administración que deberá actuar “con objetividad y proporcionalidad”, una reiteración jurídicamente innecesaria –todas las decisiones administrativas deben ser objetivas y proporcionadas- pero que prueba la preocupación del legislador por el ejercicio de una facultad que puede lesionar un derecho fundamental.

Se calcula que, hasta el verano, no podrán verse los primeros actos de aplicación del procedimiento para el cierre, pretendidamente express, de webs infractoras previsto en la Ley que comentamos porque previamente se debe aprobar un reglamento que determinará el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual y el propio procedimiento para el ejercicio de sus funciones.

Es evidente que habrá quienes intenten escapar de estos controles jurídicos mediante medidas tecnológicas que les permitan seguir con sus actividades potencialmente lesivas para las personas amparadas por la legislación sobre propiedad intelectual. La pretensión de la Ley, según se dijo al tramitar su elaboración,  es buscar un equilibrio entre los derechos de la propiedad intelectual en la red y la libertad de expresión por cualquier medio de reproducción, como proclama la Constitución. También por medio de Internet.

Lo que está claro, especialmente en este campo, nuevo y complejo, es que hay que esperar acontecimientos y que el Derecho sólo puede proporcionar soluciones limitadas.

 
Julio Hernández Puértolas
Profesor de la Facultad de Derecho de ESADE y abogado de Baker & McKencie

 Jordi Masdevall
Abogado de Baker & McKenzie.

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DNS 3.0: nuevos dominios, ¿nuevos problemas?

En la tercera sesión del Foro IP & IT, Amadeu Abril i Abril y Albert Agustinoy analizaron el nuevo sistema de nombres de dominio hacia el que nos encaminamos (DNS 3.0) y las implicaciones que este sistema tendrá sobre el derecho de marcas.

La evolución prevista por ICANN implica pasar del sistema actual, en el que existen menos de 300 TLDs, a un sistema en el que existirán miles de nuevos gTLDs (generic top-level domains); entre otros, dominios con caracteres no latinos (IDNs) o incluso dominios con un único titular y usuario (Single Registrant / Single User TLDs).

Uno de los factores principales que se esgrimen en contra de esta ampliación del sistema es el hecho de que para los titulares de derechos de marca, sobre todo para quienes cuenten con una cartera importante, será mucho más complejo supervisar qué ocurre con las marcas para asegurar su protección, con el incremento de costes que ello implica.

Por otra parte, existen todavía nuevos usos que pueden hacerse del sistema de nombres de dominio, así como comunidades que no están representadas con el sistema actual; sirva como ejemplo la aparición en su momento del dominio “.cat” o, como ya hemos indicado, muchos nuevos gTLDs en caracteres no latinos, como 公益 (gōng yì: “interés público” en chino simplificado). En otras palabras, no podemos concluir que el único crecimiento previsible de los dominios sea para registros defensivos (que también): existen otras utilidades para las que puede servir esta expansión, como el “.isbn” (para permitir el fácil acceso a la correspondiente base de datos de publicaciones), por poner solo un ejemplo.

En cualquier caso, a nadie escapa que esta evolución generará nuevas perspectivas sobre cuestiones como, entre otras, el significado de conceptos como “confusamente similar“, “globalidad de uso“, o “supervisión” del funcionamiento de un dominio.

Así, se abren una serie de campos que requieren, como mínimo, el establecimiento de infraestructuras legales que aseguren la existencia de sistemas eficientes de resolución extrajudicial de disputas y que, por tanto, vayan más allá de la actual UDRP.

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un número importante de denominaciones susceptibles de utilizarse como gTLDs, lo cual implica una nueva potencialidad de conflictos. Durante la sesión se proporcionó el dato de la relación aproximada entre el número de nombres de dominio registrados (unos 160 millones) y el volumen de conflictos (a nivel de UDRP en los últimos once años, entre 8.000 y 9.000 casos), lo cual puede servir tanto para dimensionar el problema como para constatar el éxito que supone establecer este tipo de mecanismos de resolución de conflictos para, en principio, disuadir del uso abusivo del sistema de nombres de dominio.

Entre los nuevos sistemas de resolución de conflictos previstos, como complemento a la UDRP encontramos el URS (Uniform Rapid Suspension System), un sistema extrajudicial de reacción “rápida” para desactivar aquellos dominios que infrinjan de mala fe los derechos de marca ajenos.

Como novedad relevante, este sistema no implicará la transferencia del dominio al demandante, sino el bloqueo del dominio infractor. Esta es precisamente la gran ventaja que presenta el URS, por la eficiencia que en teoría comporta.

Ahora bien, también es cierto que el URS no ofrece solución más allá de la expiración del dominio, porque en principio el bloqueo tendrá lugar únicamente mientras el dominio continúe vigente, al margen de que se ofrezca al titular de la marca que haya instado el correspondiente procedimiento una prórroga de un año.

Por otra parte, un “escudo” que se pretende crear para disminuir el riesgo de infracciones de derechos marcarios es el Trademark Clearinghouse, una base de datos centralizada donde los titulares de marcas (denominativas y mixtas) podrán inscribir las mismas, que será de obligada consulta – únicamente en la fase de lanzamiento inicial o sunrise period – para cualquier nuevo titular de un gTLD, para impedir registros de dominios incompatibles con las marcas inscritas en el sistema.

Ahora bien, tal y como se puntualizó durante el turno de preguntas, esto no quiere decir que, más allá de la fase de lanzamiento inicial, el propio sistema vaya a hacer un screening para determinar si una nueva solicitud de gTLD coincide con una marca incluida en el Clearinghouse.

Así, tal y como se ha indicado con anterioridad, de momento no está contemplado el establecimiento de un Clearinghouse permanente, lo cual podría resultar necesario teniendo en cuenta el potencial crecimiento del número de gTLDs, que implica una carga significativa de seguimiento de las marcas.

Otra cuestión importante a considerar es el tipo de requisitos para acceder al Clearinghouse, teniendo en cuenta que las marcas pertenecientes a jurisdicciones donde no existe el extensive evaluation deberán realizar la evaluación para poder acceder a la base de datos, lo cual abre otro campo de discusión sobre las consecuencias que esto pueda tener en cuanto a costes o protección.

La conclusión, en cualquier caso, es clara: habrá novedades. Novedades que cambiarán tanto el entorno tecnológico del sistema de los nombres de dominio como el sistema legal vinculado a la protección de marcas en este ámbito.

Ana Benetó Santa Cruz

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